境外展會知識產(chǎn)權糾紛應對指南（2024年版）（七）

企業(yè)在參加境外展會時面臨知識產(chǎn)權爭端，可能會產(chǎn)生巨大損失。因此，在參加境外展會前，應當熟知展會所在地的知識產(chǎn)權法律法規(guī)政策規(guī)定，以及可能會遭遇的知識產(chǎn)權風險，事先在目標國家進行知識產(chǎn)權布局，建立相應防控機制。但考慮到境外布局費用不低、難度較大，因而是否需要布局、如何布局都必須予以綜合考慮。

 

境外專利風險防控

 

境外專利風險防控主要包括專利的風險評估、風險控制、風險防控體系、專利預警分析等方面。

 

（一）風險評估

 

風險評估主要是指評估風險發(fā)生的可能性以及風險一旦發(fā)生后可能帶來的損失，具體包括行業(yè)風險、產(chǎn)品或技術風險的評估。

 

行業(yè)風險評估是通過收集目標國家或地區(qū)的與本行業(yè)相關的專利訴訟案件的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，評估該行業(yè)在當?shù)氐膶＠V訟風險。不同行業(yè)在不同國家的風險不一樣，例如消費品、生物醫(yī)藥和電子行業(yè)在美國屬于比較熱門的專利訴訟行業(yè)。

 

產(chǎn)品或技術風險的評估主要是從市場以及產(chǎn)品或技術本身這兩個維度進行：

 

（1）從市場維度來說，需要特別注意產(chǎn)品銷量大或銷量增長快的國家或地區(qū)以及知識產(chǎn)權保護力度大的國家地區(qū)。

 

（2）從產(chǎn)品或技術本身的維度來說，需要重點評估新產(chǎn)品、拳頭產(chǎn)品等重點戰(zhàn)略發(fā)展的產(chǎn)品或技術；相應的產(chǎn)品或技術應拆解為多個技術點或功能點，區(qū)分其中的公知技術、自研技術、外購技術或標準技術。

 

（二）風險控制

 

在產(chǎn)品研發(fā)的立項、設計以及應用等全流程都應該進行風險識別和控制。風險控制可以通過專利檢索或分析等工具來分析行業(yè)現(xiàn)有技術的水平和發(fā)展，識別并規(guī)避潛在風險。在專利布局階段還可以收集并分析各國或地區(qū)的知識產(chǎn)權政策、專利申請實務和商業(yè)環(huán)境等信息以防控風險。

 

（三）風險防控體系
 

有條件的企業(yè)可以建立完整的風險防控體系，具體包括：建立固定的知識產(chǎn)權管理和法務團隊、搭建合理的成果保護和專利布局的內部機制、建立應急糾紛處理小組、整合包括律師事務所在內的外部資源等。同時還可以建立專家分析論證體系，企業(yè)對某些可能有侵權隱患的重要專利進行深入研究，繪制專利地圖，組織有關專家、法律顧問、經(jīng)濟專家等共同參與分析和決策，找到相應對策，實施危機處理，將企業(yè)境外參展中可能發(fā)生專利侵權糾紛的影響和損失降到最低。

 

（四）專利預警分析

 

針對重點產(chǎn)品或重點市場，企業(yè)可以考慮請專業(yè)的知識產(chǎn)權服務機構或律所進行專利預警分析。該分析具體包括以下步驟：

 

1.確定產(chǎn)品技術方案

 

全面分析產(chǎn)品技術構成并分解形成具體的技術方案，以確定專利檢索方向。

 

2.檢索風險專利

 

在專利數(shù)據(jù)庫中檢索得到相關專利。在這個過程中，可能需要不斷調整檢索策略以保證專利檢索的查全率。

 

3.篩選高度相關專利

 

人工篩選出高度相關專利并確定高度相關專利的法律狀態(tài)和保護范圍。

 

4.侵權比對分析

 

根據(jù)目標國的實際情況，利用侵權判定的全面覆蓋原則、等同原則和禁止反悔原則等主要原則進行侵權比對分析。

 

5.了解目標國的法律制度

 

收集和分析目標國的相關法律制度規(guī)定和司法環(huán)境。

 

6.提供解決方案

 

提供包括法律、技術和商業(yè)措施在內的解決方案。其中，法律措施包括訴訟應對和專利無效等；技術措施包括檢索現(xiàn)有技術或進行專利儲備、規(guī)避設計、替代方案等；商業(yè)措施包括技術合作、專利許可、專利轉讓等

 

境外商標風險防控

 

（一）商標檢索

 

企業(yè)可將商標進行相同和近似檢索，以了解商標在國外是否有被搶注，以及是否有“打擦邊球”的注冊。

 

（二）商標監(jiān)測

 

大多數(shù)國家在商標注冊申請過程中，審查機關只依職權審查駁回申請的絕對理由，不會主動引證相同或近似的在先商標而進行駁回，并將相對理由留待異議程序解決，這是導致商標在境外搶注的原因之一。具體情形如：

 

（1）企業(yè)的海外經(jīng)銷商或代理商未經(jīng)同意或授權非法搶注商標，其一是直接以經(jīng)銷商或代理商的名義進行注冊，其二是以經(jīng)銷商或代理商的關聯(lián)公司、家屬、親戚或其合作伙伴等名義進行注冊；

 

（2）有業(yè)務往來的上下游客戶利用企業(yè)商標在境外的保護缺失搶注商標；

 

（3）同行業(yè)的對標企業(yè)，利用產(chǎn)品或消費群體的高度重合，搶先在境外注冊競爭對手的商標。

 

因此企業(yè)需要主動開展商標海外監(jiān)測工作，設置商標防火墻，及時監(jiān)測發(fā)現(xiàn)商標在境外被搶注的情況，尤其是對境外經(jīng)銷商或代理商、有業(yè)務往來的上下游企業(yè)、同行業(yè)的對標企業(yè)的商標申請進行重點監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)風險并采取制止措施。

 

知識產(chǎn)權風險排查

 

企業(yè)在境外參展前，在企業(yè)內部需要進行知識產(chǎn)權風險排查，主要步驟如下：

 

（一）侵權評估

 

積極和展會所在地的客戶、展覽商聯(lián)系，評估自己展品侵犯他人知識產(chǎn)權的風險，做好預防措施?？赏ㄟ^企業(yè)法務團隊或咨詢國內知識產(chǎn)權律所做出初步評估，若確有需要可進一步咨詢參展國當?shù)貙I(yè)律所。對于存在侵權可能的，且在參展前未能排除潛在風險的項目，不要在展會上展示；如涉及授權事宜的，應仔細核對授權期限和地區(qū)，確保參展項目在參展地的合法性。

 

（二）市場監(jiān)測

 

通過對企業(yè)所有的專利、商標等知識產(chǎn)權在參展國家或地區(qū)的使用情況進行監(jiān)測，如有發(fā)現(xiàn)涉嫌侵權行為，便可采取相應措施處理。同時，企業(yè)通過對重點目標主體(不限于生產(chǎn)商、經(jīng)銷商等)進行監(jiān)控調查，搜集侵權相關證據(jù)，為下一步采取法律行動、商業(yè)談判等做好準備。

 

（三）了解企業(yè)是否收到境外知產(chǎn)侵權告知函

 

如果企業(yè)在先就收到過侵權告知函或者警告函等，可先由企業(yè)法務或者委托律師進行調查后積極回應，先將阻礙參展的風險排除后再“走出去”。

 

（四）準備參展產(chǎn)品知識產(chǎn)權權屬證明文件

 

這些文件包括參展產(chǎn)品在參展地獲得有效保護的知識產(chǎn)權清單、解決潛在知識產(chǎn)權風險的證明材料、授權委托書、當?shù)赜匈Y質的律師出具的不侵權報告等。

 

（五）檢索參展產(chǎn)品

 

我國展會組織者和參展企業(yè)要對參展產(chǎn)品的相關知識產(chǎn)權進行檢索，排除可能造成侵權的產(chǎn)品參展，以降低參展可能導致的法律糾紛，防止因侵權產(chǎn)品參展而導致企業(yè)其他非侵權產(chǎn)品被撤離的風險。此外，在排查自身知識產(chǎn)權風險的同時，還應評估對方有無對己方侵權的可能，如有，要收集證據(jù)，以便自身合法維權。檢索范圍應涵蓋：參展產(chǎn)品所在領域的專利檢索；對參展產(chǎn)品的商標和展品涉及到的標識進行商標檢索；參展所涉及的展臺展板設計、文字資料、圖片、計算機軟件、音樂、廣告語等的版權檢索。

 

（六）留存證明材料

 

企業(yè)應當注意保存相關證明材料，以便遇到知識產(chǎn)權風險時可以作為維權的證據(jù)，或作為反制對手的相關籌碼。主要的證明材料有：

 

一是自己擁有在先權利的證據(jù)，如企業(yè)獲得國際注冊的商標注冊證。

 

二是在先使用的證據(jù)，如用商品包裝、容器、標簽、商品附加標牌、產(chǎn)品說明書、介紹手冊、價目表等證明商標的在先使用證據(jù)。

 

三是對方侵權證據(jù)，企業(yè)可以對其他參展商涉嫌侵權的競爭性產(chǎn)品進行初步調查，如通過登錄競爭對手網(wǎng)站等方式獲取競爭對手可能參展的新產(chǎn)品信息，就其涉嫌侵權的產(chǎn)品作必要的對比分析，委托專業(yè)律師寄發(fā)警告函，預先阻止涉嫌侵權人參展。在商標領域還有對方惡意搶注商標的證據(jù)，如商業(yè)合作的關系證明文件、品牌宣傳證據(jù)等，商標在展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標的印刷品以及其他資料。

 

提前規(guī)避風險的措施

 

企業(yè)境外參展規(guī)避知識產(chǎn)權風險措施主要有：

 

（一）海關備案

 

參展前向展會舉辦地的海關進行知識產(chǎn)權備案，以預防展品受到海關的扣押。目前大部分國家都實行知識產(chǎn)權海關保護制度，海關可根據(jù)權利人的海關備案對過境侵權產(chǎn)品采取強制扣押等措施。參展企業(yè)一方面應查詢與參展產(chǎn)品關聯(lián)度較大的知識產(chǎn)權是否已在參展國進行過海關備案，提前進行風險布控；另一方面也應將自身在參展地獲得的知識產(chǎn)權進行海關備案，以阻擊競爭對手。

 

（二）保護函

 

企業(yè)去境外之前可以向參展地的管轄法院提交保護函，以預防申請人向法院申請臨時禁令。

 

（三）聯(lián)合參展

 

企業(yè)可以利用組建聯(lián)盟、加入行業(yè)協(xié)會等方式，與其他相關的企業(yè)和行業(yè)機構聯(lián)合參展，實現(xiàn)資源共享，信息互通，費用共擔；在面臨侵權指控或者被采取執(zhí)法措施后，行業(yè)協(xié)會可幫助企業(yè)尋求談判機會、促進與政府溝通并及時獲取專家指導。

 

（四）制定維權或涉險預案

 

在企業(yè)出發(fā)去參展前，可以委托國內知識產(chǎn)權服務機構和律師協(xié)助，針對參展產(chǎn)品以及前期的知識產(chǎn)權風險排查和分析評估的結果，對可能會遇到侵權他人或被他人侵權的風險進行預估并制定好預備方案，以便企業(yè)在境外參展時能夠迅速作出應對。

 

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