《商標審查審理指南》重點問題一問一答

新《商標審查審理指南》在2022年1月1日正式施行，其公布的時候也附上了官方解讀。最近進一步推出了重點問題的回復，下文會分四個不同的內(nèi)容進行轉(zhuǎn)載，請大家自行選擇查閱。

 

不以使用為目的的惡意商標申請的審查審理

 

為便利社會公眾和商標從業(yè)人員更好地理解《商標審查審理指南》（下稱《指南》），回應社會關切，國家知識產(chǎn)權(quán)局商標局特就《指南》制定過程中重點問題整理了一問一答。

 

《指南》下編第二章為“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”的審查審理，該章為適應《商標法》第四次修改新增的內(nèi)容，在《指南》制定過程中受到國內(nèi)外各方的高度關注，現(xiàn)就相關問題解讀如下：

 

1.問：增加“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”審查審理標準的背景？
 

答：為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，適應經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，加強知識產(chǎn)權(quán)保護，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，解決商標注冊實踐中出現(xiàn)的突出問題，更有效地遏制商標惡意注冊，2019年4月23日第十三屆全國人大常委會決定對《商標法》作出修改，在第四條第一款中增加了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回”的規(guī)定。

 

為落實《商標法》第四次修訂，規(guī)范商標申請注冊行為，國家市場監(jiān)督管理總局2019年10月制定發(fā)布了《規(guī)范商標申請注冊行為若干規(guī)定》（國家市場監(jiān)督管理總局令第17號），對判斷商標是否屬于“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”的考慮因素予以細化。

 

為適應《商標法》的修訂完善，堅決打擊不以使用為目的的惡意商標注冊申請，商標局總結(jié)新《商標法》頒布實施近兩年來的審查審理實踐經(jīng)驗，在廣泛征求各界意見基礎上，制定本章，明確“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”審查審理的標準。

 

2.問：本章的起草思路是什么？
 

答：本章在起草時遵循以下幾點思路：

 

一是配合《商標法》最新修改，明確“不以使用為目的的惡意商標注冊”的釋義、適用要件、考慮因素和適用情形，并嵌入典型案例，增強指引性和說理性。

 

二是統(tǒng)一商標審查、異議、評審等審查審理實踐，明確審查及審理各環(huán)節(jié)適用的考慮因素，實現(xiàn)標準適用一致性和個案原則的有機統(tǒng)一。

 

三是總結(jié)商標審查審理實踐經(jīng)驗，反映、鞏固、確認和發(fā)展商標注冊審查審理最新工作成果。

 

3.問：“不以使用為目的的惡意商標注冊”和“傍名牌”“蹭熱點”等惡意注冊行為有什么區(qū)別，如何判斷“不以使用為目的”和“惡意”？
 

答：我國《商標法》法律條文中，沒有關于“惡意”的定義，打擊商標惡意注冊相關規(guī)定散見在《商標法》第四條、第七條、第十五條、第十九條、第三十二條、第四十四條等多個條款中。一般認為，商標惡意注冊行為按照所侵犯利益劃分，大致可以分為兩種類型：一類是商標惡意搶注行為，即“傍名牌”“蹭熱點”以及搶注公眾人物姓名等以損害或者攀附他人商譽、民事權(quán)利與合法權(quán)益為核心特征的商標注冊申請行為；另一類是“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”行為，即“批量申請”“圈占資源”等以擾亂或沖擊商標注冊與管理秩序為核心特征的商標注冊申請行為。

 

兩種類型的商標惡意注冊行為既有區(qū)分，也有關聯(lián)?！吨改稀访鞔_《商標法》第四條第一款中的“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”是指“申請人并非基于生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，而提交大量商標注冊申請，缺乏真實使用意圖，不正當占用商標資源，擾亂商標注冊秩序的行為”。“不以使用為目的的惡意”中的“惡意”是指不以使用為目的大量申請商標和意欲借此牟利的意圖，與“惡意搶注”中的“惡意”并不相同。“傍名牌”“蹭熱點”等商標惡意搶注行為，如僅損害特定主體的民事利益不涉及損害公共利益的，應適用相對理由條款予以規(guī)制，不屬于“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”規(guī)制情形。當然，如果惡意搶注商標數(shù)量較大，不正當占用商標資源，擾亂商標注冊秩序的，則應同時適用《商標法》第四條第一款予以規(guī)制。

 

所謂 “不以使用為目的”申請商標注冊的行為是指申請人在申請注冊商標的時候，既無實際使用商標的目的，也無準備使用商標的行為，或者依據(jù)合理推斷，無實際使用商標可能性?！渡虡朔ā返谒臈l立法目的在于遏制不正當占用商標資源和擾亂商標注冊秩序的商標囤積等惡意申請行為，其不以使用為目的大量申請商標和意欲借此牟利的意圖，即屬于此條款予以規(guī)制的不以使用為目的的“惡意”。

 

4.問：提交商標注冊申請需要提交使用證據(jù)嗎？如何理解本章中列舉的不適用《商標法》第四條的兩種例外情形？
 

答：依據(jù)《商標法》的有關規(guī)定，我國商標專用權(quán)采取注冊取得原則，不以使用為前提。提交商標注冊申請一般并不要求提交商標使用證據(jù)或者說明使用意圖。

 

《商標法》第四條第一款的立法意圖在于規(guī)制“不以使用為目的”的惡意申請、囤積注冊等行為和增強注冊申請人的使用義務?！吨改稀访鞔_“申請人基于防御目的申請與其注冊商標標識相同或近似的商標”“申請人為具有現(xiàn)實預期的未來業(yè)務，預先適量申請商標”兩種情形不適用《商標法》第四條。所謂“基于防御目的申請與其注冊商標標識相同或近似的商標”，主要指商標注冊人在其主營業(yè)務以外的商品或者服務上申請注冊與其核心品牌相同或者近似的商標，以防止他人攀附或者污損其在主營業(yè)務、核心品牌上已經(jīng)形成的商譽。所謂“為具有現(xiàn)實預期的未來業(yè)務，預先適量申請商標”，主要考慮到實際商業(yè)活動中，相關商品或者服務從商業(yè)策劃到實際宣傳、推廣、投入市場存在一定的時間差，部分市場主體有提前布局商標注冊、預防可能的商標搶注或者規(guī)避侵犯在先權(quán)益的需求，故允許申請人適量申請相關商標。

 

在此尤其需要強調(diào)的是，雖然《指南》對上述兩種行為給予了一定程度的認定，但這一認可是有限度的，無論哪種情形申請商標都必須適量。超出合理且必要限度地大量申請無真實使用意圖商標的過度防御、過度儲備行為，盡管不以轉(zhuǎn)讓牟利為目的，但同樣占用了大量商標和行政資源，也屬于擾亂商標注冊秩序的行為，依然可以依法認定屬于“不以使用為目的的惡意商標注冊”。

 

5.問：“不以使用為目的的惡意商標注冊”包括哪些情形？為什么規(guī)定有的情形主要適用于異議與評審程序？
 

答：《指南》明確了十種情形屬于“不以使用為目的的惡意商標注冊”，包括：

 

（1）商標注冊申請數(shù)量巨大，明顯超出正常經(jīng)營活動需求，缺乏真實使用意圖，擾亂商標注冊秩序的；

 

（2）大量復制、摹仿、抄襲多個主體在先具有一定知名度或者較強顯著性的商標，擾亂商標注冊秩序的；

 

（3）對同一主體具有一定知名度或者較強顯著性的特定商標反復申請注冊，擾亂商標注冊秩序的；

 

（4）大量申請注冊與他人企業(yè)字號、企業(yè)名稱簡稱、電商名稱、域名，有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢，他人知名并已產(chǎn)生識別性的廣告語、外觀設計等商業(yè)標識相同或者近似標志的；

 

（5）大量申請注冊與知名人物姓名、知名作品或者角色名稱、他人知名并已產(chǎn)生識別性的美術(shù)作品等公共文化資源相同或者近似標志的；

 

（6）大量申請注冊與行政區(qū)劃名稱、山川名稱、景點名稱、建筑物名稱等相同或者近似標志的；

 

（7）大量申請注冊指定商品或服務上的通用名稱、行業(yè)術(shù)語、直接表示商品或服務的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量等缺乏顯著性的標志的；

 

（8）大量提交商標注冊申請，并大量轉(zhuǎn)讓商標，且受讓人較為分散，擾亂商標注冊秩序的；

 

（9）申請人有以牟取不當利益為目的，大量售賣，向商標在先使用人或者他人強迫商業(yè)合作、索要高額轉(zhuǎn)讓費、許可使用費或者侵權(quán)賠償金等行為的；

 

（10）其他可以認定為有惡意的申請商標注冊行為的情形。

 

上述情形中所指的“數(shù)量巨大”“大量”需要結(jié)合申請人情況、所申請商標情況等因素進行綜合判斷。

 

情形（3）反復申請注冊的行為如屬于《商標法》其他條款規(guī)制的惡意注冊情形的，應適用其他條款。其余情形如果同時違背了《商標法》其他條款的，應當一并適用其他條款。

 

《指南》規(guī)定，（3）、（9）兩類情形主要適用于商標異議與評審程序，其主要考慮是：一方面，（3）、（9）兩種情形一般需要結(jié)合在案實際證據(jù)進行判斷，但商標注冊審查通常是基于商標注冊申請文件進行的主動、單方行為，沒有舉證、質(zhì)證環(huán)節(jié)，異議和評審程序則可以給予被請求一方充分的申辯機會，并保障相關當事人的程序利益；另一方面，“主要適用于異議與評審程序”也并未完全排除上述兩種情形在審查階段適用，商標注冊審查環(huán)節(jié)可以根據(jù)在審查中發(fā)現(xiàn)的案件線索，予以綜合考慮。

 

不得作為商標標志的審查審理

 

《指南》下編第三章為“不得作為商標標志的審查審理”，該章在承繼《商標審查及審理標準》（2005年制定并發(fā)布，2016年第一次修訂，下稱2016《標準》）相應章節(jié)的基礎上重新編排體例，并對內(nèi)容進行了大范圍的充實和完善。在《指南》制定過程中，該章受到了高度關注，現(xiàn)就相關問題解讀如下：

 

1.問：《指南》關于“不得作為商標標志的審查審理”章節(jié)在修訂上有哪些特點？
 

答：《指南》關于該章的修訂具有以下特點：

 

一是堅持正確的政治導向。“不得作為商標標志的審查審理”具有鮮明的政治屬性和意識形態(tài)特征?！吨改稀穼υ撜碌男抻喪冀K堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨對商標審查工作的全面領導，商標審查審理工作同確保商標審查意識形態(tài)安全、維護國家利益與社會穩(wěn)定有機結(jié)合，同維護社會善良風俗、公平競爭秩序和消費者利益相結(jié)合。切實把習近平總書記關于知識產(chǎn)權(quán)工作的重要指示、黨中央的相關決策部署落到實處，為黨和人民審好商標。

 

二是充分吸收、借鑒商標授權(quán)確權(quán)理論、實踐最新成果。例如，在《商標法》第十條第一款第（一）項所指的與國家名稱等“相同或者近似”的判定上，《指南》吸收《最高人民法院關于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（法釋〔2017〕2號）的規(guī)定，明確“同中華人民共和國的國家名稱等‘相同或者近似’，是指標志整體上與國家名稱等相同或者近似。”“對于含有中華人民共和國的國家名稱等，但整體上并不相同或者不相近似的標志，如果該標志作為商標注冊可能損害國家尊嚴的，可以認定屬于《商標法》第十條第一款第（八）項規(guī)定的情形”，其余如“帶有欺騙性”和“其他不良影響的認定”上，也吸收了上述司法解釋相關規(guī)定。 

 

（圖源：國家知識產(chǎn)權(quán)局）

 

三是堅持維護國家利益、社會公共利益和公民合法權(quán)益的統(tǒng)一，總結(jié)打擊危害我國國家利益、社會公共利益和公共秩序商標注冊行為的實踐經(jīng)驗。在實踐基礎上，進一步劃分《商標法》第十條第一款第（七）項和第（八）項之間的界限。原則上對侵犯知名人物姓名、知名機構(gòu)、重要賽事展會名稱等私權(quán)利的注冊行為適用第十條第一款第（七）項進行規(guī)制，對有害于社會主義道德風尚、社會公共利益和公共秩序等注冊行為用第十條第一款第（八）項進行規(guī)制；明確“其他不良影響”包括標志本身雖無貶損含義，但由該申請人注冊使用，易對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極、負面的影響。

 

2.問：該章關于《商標法》第十條第一款第（七）項的理解和適用有何變化？
 

答：《指南》對該項的理解和適用的變化主要體現(xiàn)在三個方面：

 

一是強調(diào)“欺騙性”的判斷以一般公眾的認知為標準；

 

二是進一步強調(diào)“來源誤認”概念，對服務商標的誤認進行闡述；

 

三是充實適用的具體情形列舉，將實踐中“與公眾人物姓名、肖像等相同或者近似，容易導致公眾誤認的 ”“與具有一定知名度的教育院校、體育組織、環(huán)保組織、慈善組織等機構(gòu)的名稱、標志相同或者近似，未經(jīng)該機構(gòu)許可，易導致公眾對商品或服務來源產(chǎn)生誤認的 ”“與重要賽事、重要展會、重大考古發(fā)現(xiàn)名稱（含規(guī)范簡稱）、標志等相同或近似的，未經(jīng)主辦方或主管單位授權(quán)，容易導致公眾誤認的” 等情形列入。

 

3.問：該章關于《商標法》第十條第一款第（八）項中“其他不良影響”的理解和適用有何變化？
 

答：《指南》從我國政治經(jīng)濟社會發(fā)展新階段出發(fā)，堅持正確的政治導向，致力于在商標審查審理工作中切實維護國家利益、社會公共利益和公共秩序。

 

一是根據(jù)實踐的發(fā)展，充實了具有政治上不良影響的情形。
 

（圖源：國家知識產(chǎn)權(quán)局）
 

2015年7月1日《國家安全法》公布實施，其第十一條規(guī)定：中華人民共和國公民、一切國家機關和武裝力量、各政黨和各人民團體、企業(yè)事業(yè)組織和其他社會組織，都有維護國家安全的責任和義務。中國的主權(quán)和領土完整不容侵犯和分割。維護國家主權(quán)、統(tǒng)一和領土完整是包括港澳同胞和中國臺灣同胞在內(nèi)的全中國人民的共同義務?！吨改稀方Y(jié)合實踐，進一步明確任何危害國家安全，破壞國家統(tǒng)一的標志均屬于具有“不良影響”禁止使用的標志。

 

同時，在具有政治不良影響部分，總結(jié)近年來審查實踐，進一步向社會明確與黨的重要理論成就、科學論斷、政治論述、國家戰(zhàn)略、國家政策、黨和國家重要會議等相同、近似的標志以及由具有政治意義的事件、地點名稱構(gòu)成的標志均屬于具有政治不良影響的標志。

 

二是將其它各項不良影響的情形整合為對我國經(jīng)濟、文化、民族、宗教、社會易產(chǎn)生消極、負面影響，損害公共利益，擾亂公共秩序的情形，并增列商標審查審理實踐中典型的不良影響情形。包括標志“與我國整體發(fā)展戰(zhàn)略關系密切的國家級新區(qū)或國家級重點開發(fā)區(qū)域名稱（含規(guī)范簡稱）等相同或近似，有害于我國經(jīng)濟、社會公共利益的”“與我國突發(fā)公共事件特有詞匯相同或近似，擾亂公共秩序的”等情形。

 

4.問：《指南》為什么將“與我國突發(fā)公共事件特有詞匯相同或近似，擾亂公共秩序的”標志列為具有“不良影響”而禁止使用的標志，具體包括哪些？
 

答：《突發(fā)事件應對法》第三條規(guī)定，突發(fā)事件是指突然發(fā)生，造成或者可能造成嚴重社會危害，需要采取應急處理措施予以應對的自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件和社會安全事件。在重大疫情、重大事故災難等突發(fā)公共事件發(fā)生時，存在部分申請人通過申請注冊商標惡意炒作、造謠，產(chǎn)生社會不良影響，嚴重擾亂商標注冊秩序?！吨改稀芬虼诵略鲆?guī)定，明確與重大疫情等公共衛(wèi)生事件、重大自然災害、重大事故災難以及社會安全事件相關的特有詞匯相同、近似的標志屬于存在不良影響而禁止注冊并使用的標志，應適用《商標法》第十條第一款第（八）項等規(guī)定駁回。

 

5.問：《指南》新增了與知名教育院校、體育組織等機構(gòu)、重要賽事、展會名稱等相同、近似標志的相關規(guī)定，是否屬于對這些機構(gòu)、主辦方私權(quán)的擴大保護？
 

答：不是?！吨改稀吩?ldquo;容易使公眾對商品或者服務的產(chǎn)地、來源產(chǎn)生誤認的”部分新增了與“具有一定知名度的教育院校、體育組織、環(huán)保組織、慈善組織等機構(gòu)的名稱、標志相同或者近似，未經(jīng)該機構(gòu)許可，易導致公眾對商品或服務來源產(chǎn)生誤認的”的內(nèi)容，以及“與重要賽事、重要展會、重大考古發(fā)現(xiàn)名稱（含規(guī)范簡稱）、標志等相同或近似的，未經(jīng)主辦方或主管單位授權(quán)，容易導致公眾誤認的”的規(guī)定。上述變化不是要給予相關機構(gòu)或主辦方特殊待遇，而是從保護消費者利益、防止誤認誤購，以及從維護公平競爭的市場秩序出發(fā)進行的修訂。上述標準在具體適用過程中必須符合嚴格的條件限制，包括相關名稱必須具備一定的知名度或?qū)τ谝欢ǚ秶?jīng)濟社會發(fā)展具有重要作用，還包括待審商標如獲注冊不會導致公眾對商品或服務來源產(chǎn)生誤認。

 

6.問：《指南》為什么增加烈士姓名相關標志審查審理標準，與烈士姓名相同的標志會一律駁回嗎？
 

答：2018年4月27日，十三屆全國人大常委會第二次會議通過了《中華人民共和國英雄烈士保護法》，全面加強對英雄烈士的保護，維護社會公共利益，弘揚社會主義核心價值觀。該法第二十二條規(guī)定，“禁止歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神。英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽受法律保護。任何組織和個人不得在公共場所、互聯(lián)網(wǎng)或者利用廣播電視、電影、出版物等，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽。任何組織和個人不得將英雄烈士的姓名、肖像用于或者變相用于商標、商業(yè)廣告，損害英雄烈士的名譽、榮譽。”因此，《指南》及時根據(jù)上述新變化，總結(jié)提煉了實踐中關于與烈士姓名相關標志的具體標準，增加了該部分內(nèi)容。

 

對于與烈士姓名相同或者含有烈士姓名的標志并不是一概駁回，應當結(jié)合該標志的構(gòu)成要素、指定的商品服務、申請人所在地域與該烈士的關聯(lián)程度等因素，綜合判斷該標志的注冊和使用是否可能損害烈士的名譽、榮譽或產(chǎn)生其他不良影響。并明確了不適用該標準的例外情形。

 

商標顯著特征的審查審理

 

《指南》下編第四章為“商標顯著特征的審查審理”，本章在承繼《商標審查及審理標準》（2005年制定并發(fā)布，2016年第一次修訂，下稱2016《標準》）相應章節(jié)的基礎上進行了修改和補充?，F(xiàn)就相關問題解讀如下：

 

1.問：《指南》為何新增對商標顯著特征相關概念的闡述？
 

答：《商標法》第九條規(guī)定“申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別”，《商標法》第十一條對缺乏顯著特征不得作為商標注冊的標志進行了規(guī)定。顯著性是商標的基本屬性，申請注冊的商標應當具備顯著特征，商標顯著特征審查審理標準規(guī)則的構(gòu)建需要以商標顯著特征的概念為基底進行。2016《標準》因此對商標顯著特征概念進行了簡單地描述，即“商標的顯著特征，是指商標應當具備的足以使相關公眾區(qū)分商品來源的特征”。在商標審查審理實踐中，我局發(fā)現(xiàn)這一概念過于抽象，審查員難以從整體理解把握商標顯著特征的審查審理要求。因此，《指南》參照相關實踐及理論研究，完善了商標顯著特征相關概念的表述：

 

一是明確商標的顯著特征是指“商標應當具備的足以使相關公眾區(qū)分商品或服務來源的特征”，具體來講，是指“商標能夠使消費者識別、記憶，可以發(fā)揮指示商品或服務來源的功能與作用”。即商標標志本身應當確保便于識別，使消費者對其產(chǎn)生印象，并將這種印象留存在記憶中，才能最終起到區(qū)分商品或者服務來源的作用。比如，對過于復雜的文字或者圖形，消費者難以識別與記憶，將其作為商標就無法起到區(qū)分商品或者服務來源的作用，也就不具備商標的顯著特征。

 

二是對《商標法》第十一條涉及的商標顯著特征相關名詞的含義進行解釋，包括“僅”“本商品”“通用名稱、圖形、型號”“僅直接表示”“質(zhì)量”“主要原料”“功能”“用途”“重量”“數(shù)量”及其他特點。

 

三是列明商標的顯著性可以通過兩種方式取得：固有的顯著性和通過使用獲得顯著性。

 

明確上述商標顯著特征相關概念，一方面為了敦促商標審查人員更好地把握商標顯著特征的內(nèi)涵與外延，更準確地判定商標是否具備顯著特征，是否可以獲得注冊，從而保證標準執(zhí)行的一致性和審查結(jié)論的正確性，提高審查質(zhì)量；另一方面也提醒申請人在申請注冊商標時，選擇更具有顯著特征的標志。

 

2.問：增加服務商標缺乏顯著特征判斷有何考量？
 

答：《指南》相較2016《標準》，補充了大量服務商標顯著特征審查的相關內(nèi)容。商標審查要考慮商標注冊申請指定使用的商品或服務類別?！渡虡朔ā返谑粭l只提及了商品商標缺乏顯著特征的情形，未提及服務。2016《標準》也是以商品商標為核心闡述商標顯著性的審查，但列舉了服務商標缺乏顯著特征的示例。但《商標法》第四條第二款規(guī)定了“本法有關商品商標的規(guī)定，適用于服務商標”。

 

近年來，隨著生產(chǎn)力的提高和社會的不斷進步，第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的所占比重越來越大，表現(xiàn)在商標領域，體現(xiàn)為服務商標的申請量持續(xù)快速增長。2020年，我國商標申請量達到了911.6萬，其中指定在第35類廣告等服務上的商標注冊申請就超過了200萬。

 

為適應上述變化，《指南》在本章，增加了與服務有關的顯著特征釋義，如“‘質(zhì)量’是指商品或者服務的優(yōu)劣程度”；補充了涉及服務類別商標顯著特征判斷的相關解釋和案例，如增加了標志僅有指定服務的通用名稱、通用圖形或者僅表示指定服務的質(zhì)量等特點而缺乏顯著特征的案例。

 

3.問：《指南》新增其他缺乏顯著特征情形的考量？
 

答：隨著商品經(jīng)濟的日益發(fā)展，新業(yè)態(tài)、新模式快速涌現(xiàn)，2016《標準》已經(jīng)落后于審查審理實踐?！渡虡朔ā返谑粭l第一款第（三）項規(guī)定的“其他缺乏顯著特征的”商標類型日益增多。為適應新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展需求，《指南》全面總結(jié)了近年來商標審查實踐經(jīng)驗，細化、補充了實踐中較為常見的其他缺乏顯著特征的情形，將其他缺乏顯著特征的情形由2016《標準》的11類擴充為16類：

 

一是修改商標指定使用商品的包裝、容器或裝飾性圖案的顯著性認定。2016《標準》中稱指定使用商品的“常用”包裝、容器或者裝飾性圖案作為商標缺乏應有的顯著特征，《指南》進一步明確商品的外包裝“一般消費者不會將其作為區(qū)分商品或者服務來源的商標標志看待”不具備商標的顯著特征，商品的容器或裝飾性圖案本身不具備商標的顯著特征。

 

二是結(jié)合實踐，明確“日常用語”“網(wǎng)絡流行語和網(wǎng)絡流行表情包”“格言警句”均屬于公眾日常表達的一部分，不具備商標應有的顯著特征。

 

三是明確“僅有申請人（不包括自然人）名稱全稱的”標志、“常用標志符號”“節(jié)日名稱”難以被識別為商標，缺乏商標應有的顯著特征。所謂常用標志符號，包括各類日常生活或工作中常見的標志符號；所謂節(jié)日名稱，不僅包括法定節(jié)日名稱，也包括約定俗成的節(jié)日名稱。

 

當然，《指南》無法窮盡列舉所有標志“缺乏顯著特征”的情形。具體到某一件標志是否缺乏顯著特征，在審查審理實踐中仍需結(jié)合實際情況進行個案判斷。根據(jù)商業(yè)活動實踐的新形勢、商標申請行為的新趨勢和審查工作的新需要，《指南》會持續(xù)更新標志缺乏顯著特征的情形，為商標從業(yè)人員和社會公眾提供更為清晰的指引。

 

4.問：標志為企業(yè)名稱全稱的，如何判斷其顯著性？
 

答：本章3.3.9“企業(yè)的組織形式、行業(yè)名稱或者簡稱”、3.3.10“僅有申請人（不包括自然人）名稱全稱”規(guī)定了標志為企業(yè)名稱的，其顯著性如何判斷的問題。

 

一般而言，僅有申請人（不包括自然人）名稱全稱的，不具備商標應有的顯著特征，但帶有圖形等要素而使整體具有顯著特征的除外。

 

但值得注意的是，近年來，越來越多的高校、研究院所、醫(yī)院、社會團體等事業(yè)單位或者其他組織將其名稱全稱注冊為商標，一方面對抗侵權(quán)，另一方面利用商標積極擴展其名稱的品牌價值，加大對無形資產(chǎn)的利用。部分事業(yè)單位或其他組織的全稱經(jīng)過長期使用，具有較高知名度，已經(jīng)與相關事業(yè)單位或者其他組織在實際使用的商品或服務上產(chǎn)生了一一對應關系，不會造成消費者混淆誤認，可以識別商品或者服務來源的，應當視為具備商標的顯著特征。例如指定在學校教育、書籍出版等服務上的“清華大學”標志，指定在醫(yī)院、醫(yī)療護理、教育考核等服務上的“貴陽市口腔醫(yī)院”標志。

 

5.問：《指南》為何修改了含有不具備顯著特征標志商標的顯著性認定標準？
 

答：2016《標準》第二部分“商標顯著特征的審查”規(guī)定，商標由不具備顯著特征的標志和其他要素構(gòu)成，其他要素或商標整體能夠起到區(qū)分商品和服務來源作用的，則該商標具備顯著特征。

 

但在實踐中，由圖形部分和文字部分各自獨立組成，圖形部分具備一定顯著特征，而文字部分缺乏顯著特征的商標，若僅因為其圖形部分具備顯著特征而直接認定具備顯著特征，存在一系列問題：第一，此種認定方式與商標顯著性整體認定的原則相悖，且易導致商標權(quán)保護的范圍模糊化；第二，實踐中，有部分商標注冊人借此類商標在電商平臺上訛詐或者發(fā)起惡意侵權(quán)投訴；第三，這一標準也與當前商標授權(quán)確權(quán)的實踐不一致，在相關商標行政或者司法的案例中通常認為，由圖文單獨構(gòu)成商標，文字部分為商標主要呼叫部分，文字部分缺乏顯著特征的，商標整體應當認定為缺乏顯著特征。

 

因此，經(jīng)梳理和總結(jié)相關案例，在征求了各級法院和學者意見后，經(jīng)多次討論，《指南》更新了含有不具備顯著特征標志的商標顯著性認定標準，明確指出“若商標由獨立文字部分和獨立其他要素組成，文字部分不具備顯著特征，則該商標整體應認定為缺乏顯著特征”。同時，為了充分保障申請人的權(quán)益，約束商標審查審理行為，《指南》指出，“如果其他要素具有較強顯著特征，商標注冊部門認為依據(jù)該要素有區(qū)分商品或者服務來源可能的，可以發(fā)出審查意見書，要求申請人對缺乏顯著特征文字部分放棄專用權(quán)。申請人未放棄的或者在規(guī)定期限內(nèi)未答復審查意見書的，對其該商標注冊申請予以駁回。”

 

馳名商標的審查審理

 

《指南》下編第十章為“馳名商標的審查審理”，該章在承繼《商標審查及審理標準》（2005年制定并發(fā)布，2016年第一次修訂，下稱2016《標準》）相應內(nèi)容的基礎上進行了充實和完善。在《指南》制定過程中，該章受到了較高關注，現(xiàn)就相關問題解讀如下：

 

1.問：如何理解《指南》中馳名商標認定實行“按需認定”原則？
 

答：馳名商標認定應當是因“處理案件”所需而非其他。對馳名商標“按需認定”原則的理解、認可經(jīng)歷了發(fā)展的過程。2009年4月23日，最高人民法院發(fā)布《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕3號），其中第二條第一款規(guī)定，“在下列民事糾紛案件中，當事人以商標馳名作為事實根據(jù)，人民法院根據(jù)案件具體情況，認為確有必要的，對所涉商標是否馳名作出認定”，即在民事糾紛案件中，對涉案商標是否馳名作出認定應當符合必需、必要性的要求。2013年《商標法》第三次修訂，相當程度上以法律的形式闡述了“按需認定”原則，即“馳名商標應當根據(jù)當事人的請求，作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定”。2014年7月3日，原國家工商行政管理總局對外公布《馳名商標認定和保護規(guī)定》（國家工商行政管理總局令第66號），其中第四條所列馳名商標認定原則為“個案認定、被動保護的原則”，但同時第三條規(guī)定，馳名商標的認定應當“根據(jù)當事人請求和審查、處理案件的需要”?；谏鲜隽⒎ê退痉ǖ陌l(fā)展，經(jīng)過多次研究、討論，2016《標準》將“按需認定”原則列為馳名商標認定的基本原則，與個案認定原則、被動保護原則并列，其內(nèi)容表述為“如果系爭商標與他人商標區(qū)別較大，或者系爭商標指定使用的商品/服務與他人商標指定使用的商品/服務相差較大，系爭商標的申請注冊不會導致混淆，或者誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的”，無需對他人商標是否馳名進行認定 。

 

隨著馳名商標認定與保護實踐的不斷規(guī)范化，對馳名商標“按需認定”原則的理解更為深入，“因案情所需”或“處理案件所需”的理念不斷強化，對“需”的理解也更加符合馳名商標認定制度的本旨。在商標授權(quán)確權(quán)的實踐中，形成共識，即落實“按需認定”原則應當堅持保護導向與結(jié)果導向，在馳名商標認定上，不僅應當堅持“因處理案件之必要”、“符合法定要件”，還應當遵循“用盡其它方式無法救濟”等前提。因此，《指南》修改了2016《標準》中“按需認定”原則的表述，明確所謂“按需認定”，是指“如果根據(jù)在案證據(jù)能夠適用《商標法》其他條款對當事人商標予以保護的，或系爭商標的注冊使用不會導致混淆或者誤導公眾，致使當事人利益可能受到損害的，商標注冊部門無需對當事人商標是否馳名進行認定”。

 

2.問：如何理解《指南》新增馳名商標認定的誠實信用原則？ 
 

答：誠實信用原則是民商法的基本原則，也是市場經(jīng)濟活動中的基本道德準則。誠實信用原則要求一切市場參加者在不損害他人利益和社會公益的前提下，追求自己的利益。2014年7月3日公布的《馳名商標認定和保護規(guī)定》第八條規(guī)定，“當事人請求馳名商標保護應當遵循誠實信用原則，并對事實及所提交的證據(jù)材料的真實性負責”。在請求認定馳名商標的案件中，當事人一般都會進行具體事實的陳述，并提交大量的證據(jù)材料，這些事實陳述和證據(jù)材料正是審查此類案件時判定當事人商標是否已達到馳名程度、系爭商標的注冊使用是否會導致混淆或者誤導公眾，致使當事人利益可能受到損害的關鍵依據(jù)。另外，當前我國正在大力建設社會誠信體系，對不誠信行為實施聯(lián)合懲戒，防范不誠信行為的不良后果是其中的重要舉措。因此，請求馳名商標保護的當事人對其所述事實及所提交證據(jù)材料的真實性、準確性和完整性負責，以及不再對嚴重失信行為當事人的商標是否馳名進行認定，都是落實誠實信用原則的應有之義。

 

3.問：《指南》對馳名商標認定的證據(jù)要求有何修改？
 

答：為進一步深化“放管服”改革，更好地貼合當事人實際經(jīng)營狀況，便利當事人收集和提交證據(jù)，《指南》馳名商標認定部分更新了部分證據(jù)的提交范圍，對非傳統(tǒng)經(jīng)營方式、非傳統(tǒng)媒體形成的使用證據(jù)予以認可，并根據(jù)實際情況增加了部分證據(jù)提交的形式。例如：除了傳統(tǒng)的合同、發(fā)票、提貨單、銀行進帳單、進出口憑據(jù)等證據(jù)外，增加了網(wǎng)絡電商銷售記錄等相關材料作為商標使用證據(jù)；在審查銷售區(qū)域范圍、銷售網(wǎng)點分布及銷售渠道、方式的相關證據(jù)時，明確包括傳統(tǒng)經(jīng)營方式和非傳統(tǒng)經(jīng)營方式；在審查媒體廣告、評論、報道、排名及其他宣傳活動材料時，明確包括傳統(tǒng)媒體和非傳統(tǒng)媒體等；在審查納稅額相關證據(jù)時，除了稅務機關出具的納稅證明原件、經(jīng)公證的納稅證明復印件外，增加了經(jīng)公證的電子版納稅證明打印件等。

 

4.問：《指南》中還有哪些關于馳名商標認定事項的修改需要申請人及代理人關注？
 

答：《指南》該章另有三處修改請商標審查人員及相關從業(yè)人員關注。

 

一是增加了對已認定馳名商標再次予以保護的相關規(guī)定，詳細規(guī)定了具體的適用條件和馳名商標持有人再次請求馳名商標保護需要提交的證據(jù)資料，其中特別明確了馳名商標持有人應當提交該商標作為馳名商標予以保護時的馳名狀態(tài)延及本案的證據(jù)。

 

二是結(jié)合實踐，對“翻譯”他人馳名商標的定義作了細化。系爭商標將他人馳名商標以不同的語言文字予以表達，若該語言文字已與他人馳名商標建立對應關系，并為相關公眾所熟知或習慣使用的，構(gòu)成《商標法》第十三條第二款所指的“翻譯”，若該語言文字易使相關公眾誤認為與他人馳名商標具有相當程度的聯(lián)系的，也構(gòu)成“翻譯”。

 

三是不再對“混淆”和“誤導”進行明確的劃分，對具體情形合并進行表述，以更符合商標審查審理實踐要求。

 

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