如何有效應(yīng)對商標(biāo)注冊申請的駁回？

        對申請注冊的商標(biāo)，商標(biāo)局收到商標(biāo)注冊申請文件后會啟動形式審查和實質(zhì)審查。經(jīng)過審查，申請商標(biāo)或由商標(biāo)局初步審定公告，或由商標(biāo)局以一定理由駁回申請。其中，商標(biāo)局駁回商標(biāo)注冊申請的理由包括絕對駁回理由和相對駁回理由。
       當(dāng)商標(biāo)注冊申請被商標(biāo)局駁回后，商標(biāo)注冊申請人主要通過向商標(biāo)評審委員會提出駁回復(fù)審的方式加以應(yīng)對；同時，商標(biāo)注冊申請人還可根據(jù)不同情況采取一些輔助措施，以消除引證商標(biāo)所形成的在先權(quán)利障礙，達到獲得核準(zhǔn)注冊的最終目的。
       一、通過駁回復(fù)審應(yīng)對商標(biāo)申請的駁回
       （一）如何在駁回復(fù)審中應(yīng)對商標(biāo)局的絕對駁回理由
       商標(biāo)局的絕對駁回理由所依據(jù)的是《商標(biāo)法》第10、11、12條的規(guī)定。概括來講，如果申請商標(biāo)違反了社會的公序良俗或缺乏顯著性，則申請商標(biāo)會被商標(biāo)局駁回。在涉及絕對駁回理由的駁回復(fù)審中，商標(biāo)注冊申請人向商標(biāo)評審委員會提出的復(fù)審理由通常包括直接論證部分和間接論證部分。
       1. 直接論證部分
       商標(biāo)評審委員會在審理涉及絕對駁回理由的駁回復(fù)審申請時，通常會遵循商標(biāo)局和商標(biāo)評審委員會聯(lián)合頒布的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中的具體審查原則。如果申請人能夠?qū)⑸暾埳虡?biāo)的情形歸因至《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的審查原則的例外情形，則申請商標(biāo)有望核準(zhǔn)注冊。因此，直接論證部分往往是關(guān)于申請商標(biāo)的情形屬于審查原則的例外情形的論證。
       2. 間接論證部分
       《商標(biāo)法》第11條第2款規(guī)定：“前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標(biāo)注冊。”因此，如果商標(biāo)局以《商標(biāo)法》第11條第1款所規(guī)定的絕對駁回理由駁回了商標(biāo)注冊申請，則申請人可以舉證證明其在申請商標(biāo)的注冊申請日前，長期將其本身不具有顯著性的標(biāo)志作為商標(biāo)使用在自己的商品上，申請商標(biāo)與所使用的商品之間已經(jīng)建立起了很強的對應(yīng)關(guān)系，相關(guān)公眾認(rèn)為該標(biāo)志指代的就是其使用人的商品，該標(biāo)志事實上已經(jīng)發(fā)揮出了區(qū)分商品來源的作用。商標(biāo)注冊申請人可以參照馳名商標(biāo)的證據(jù)要求收集用以證明前述事實的證據(jù)。
       （二）如何在駁回復(fù)審中應(yīng)對商標(biāo)局的相對駁回理由
       商標(biāo)局的相對駁回理由所依據(jù)的是《商標(biāo)法》第30、31條的規(guī)定。概括來講，如果申請商標(biāo)與他人在先的引證商標(biāo)（包括已注冊的商標(biāo)、初步審定公告的商標(biāo)和注冊申請中的商標(biāo)）構(gòu)成相同或類似商品上的相同或近似商標(biāo)的話，則申請商標(biāo)會被商標(biāo)局駁回。
       在涉及相對駁回理由的駁回復(fù)審中，商標(biāo)注冊申請人向商標(biāo)評審委員會提出的復(fù)審理由通常亦包括直接論證部分和間接論證部分。
       1. 直接論證部分
       如何論證申請商標(biāo)與他人在先的引證商標(biāo)并不構(gòu)成相同或類似商品上的相同或近似商標(biāo)，是駁回復(fù)審成功的關(guān)鍵所在。從邏輯上講，只要下列任一條件成立，商標(biāo)注冊申請人亟需得出的“申請商標(biāo)與他人在先的引證商標(biāo)并不構(gòu)成相同或類似商品上的相同或近似商標(biāo)”的結(jié)論即可成立：
       （1）申請商標(biāo)所指定的商品與他人在先的引證商標(biāo)所指定的商品并不構(gòu)成相同或類似商品
       從制度設(shè)置上而言，商標(biāo)評審委員會的商標(biāo)駁回復(fù)審程序是商標(biāo)局的商標(biāo)注冊申請審查程序的延續(xù)，兩者均立足于商標(biāo)注冊審查的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性和效率，因此，在商標(biāo)局的注冊申請審查程序和商標(biāo)評審委員會的駁回復(fù)審程序中，對于申請商標(biāo)與引證商標(biāo)兩者所指定的商品是否構(gòu)成相同或類似商品的判定往往嚴(yán)格遵循商標(biāo)局最新頒布的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》對于商品類似關(guān)系的劃分，鮮有突破《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的做法。因此，如果商標(biāo)局是嚴(yán)格遵循《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》而駁回商標(biāo)注冊申請的話，商標(biāo)注冊申請人往往很難成功論證“申請商標(biāo)所指定的商品與他人在先的引證商標(biāo)所指定的商品并不構(gòu)成相同或類似商品”。
       但是，商標(biāo)評審委員會在近幾年的商標(biāo)不予注冊復(fù)審（原商標(biāo)異議復(fù)審）和商標(biāo)無效宣告（原商標(biāo)爭議）案中突破《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》對于商品類似關(guān)系的劃分的做法越來越多。原因在于，商標(biāo)不予注冊復(fù)審、商標(biāo)無效宣告與商標(biāo)駁回復(fù)審相比，各自承載了不同的制度功能和價值取向：商標(biāo)駁回復(fù)審更加注重商標(biāo)注冊審查標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性和效率，而商標(biāo)不予注冊復(fù)審、商標(biāo)無效宣告更加注重保護特定民事權(quán)益、強調(diào)個案特殊性、更多地考慮案件的實際情況（如主張權(quán)利商標(biāo)的使用情況、知名度、顯著性，被異議商標(biāo)/爭議商標(biāo)申請注冊的主觀惡意等）。
       在實務(wù)中存在這樣一種情況：申請商標(biāo)和/或引證商標(biāo)所指定的商品并非是《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中的規(guī)范商品名稱。在此情況下，商標(biāo)注冊申請人就不應(yīng)受限于商標(biāo)局對該非規(guī)范商品名稱所劃分的類別和類似群組，而應(yīng)當(dāng)從相關(guān)公眾的一般認(rèn)識出發(fā)，對申請商標(biāo)與引證商標(biāo)兩者所指定的商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費群體等諸多方面進行逐一分析比對，找出差異點，最終得出申請商標(biāo)與引證商標(biāo)兩者所指定的商品并不構(gòu)成類似商品的結(jié)論。
       （2）申請商標(biāo)與他人在先的引證商標(biāo)并不構(gòu)成相同或近似商標(biāo)
       商標(biāo)注冊申請人可以將申請商標(biāo)與引證商標(biāo)相比較，從兩者文字的字形、讀音、含義上的差異，或者從兩者圖形的構(gòu)圖及顏色上的差異，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)上的差異，去論證申請商標(biāo)與引證商標(biāo)并不構(gòu)成相同或近似商標(biāo)。
       在論述申請商標(biāo)與引證商標(biāo)存在上述差異而不構(gòu)成相同或近似商標(biāo)時，應(yīng)當(dāng)結(jié)合《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中所給出的各項商標(biāo)近似審查原則及其例外情形。如果申請人能夠?qū)⑸暾埳虡?biāo)的情形歸因于這些審查原則的例外情形，則有望推翻商標(biāo)局對于商標(biāo)近似的認(rèn)定，從而贏得駁回復(fù)審。
       2. 間接論證部分
       在完成了直接論證部分后，倘若商標(biāo)注冊申請人可以進一步舉證證明如下事實，則可起到補強直接論證部分的效果，從一定程度上影響商標(biāo)評審委員會審查員的自由心證，從而使案件審理朝有利方向發(fā)展：
       （1）申請商標(biāo)與引證商標(biāo)在市場上長期共存在中國或外國市場上，申請商標(biāo)與引證商標(biāo)在客觀上已長期共存，能夠起到區(qū)分各自商品來源的作用，相關(guān)公眾并未因申請商標(biāo)與引證商標(biāo)的共存而對商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)。
       （2）存在有利的在先審查例在商標(biāo)局或任何外國商標(biāo)行政機關(guān)的審查實踐中，存在與本案情況相似的在先審查例，在這些審查例中，在相同或類似商品上彼此共存的兩注冊商標(biāo)之間的差別與申請商標(biāo)和引證商標(biāo)之間的差別性質(zhì)相同。
       例如：被駁回的申請商標(biāo)的構(gòu)成形式是“中文A”，而引證商標(biāo)的構(gòu)成形式是“中文B+中文A”，則性質(zhì)相同的中國在先審查例將會成為申請商標(biāo)核準(zhǔn)注冊的重要參考。
       （3）申請商標(biāo)使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關(guān)公眾群體
       《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第1條規(guī)定，“對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關(guān)公眾群體的訴爭商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握商標(biāo)法有關(guān)保護在先商業(yè)標(biāo)志權(quán)益與維護市場秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標(biāo)志區(qū)別開來的市場實際，注重維護已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場秩序。”
       因此，如果申請商標(biāo)存在使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關(guān)公眾群體的事實情況，商標(biāo)注冊申請人應(yīng)當(dāng)在駁回復(fù)審中向商標(biāo)評審委員會舉證證明該事實，以爭取申請商標(biāo)的核準(zhǔn)注冊。商標(biāo)注冊申請人可以參照馳名商標(biāo)的證據(jù)要求收集用以證明前述事實的證據(jù)。
       二、通過采取駁回復(fù)審以外的輔助措施應(yīng)對商標(biāo)注冊申請的駁回
       當(dāng)商標(biāo)局以相對駁回理由駁回商標(biāo)注冊申請時，除了向商標(biāo)評審委員會提出駁回復(fù)審申請外，商標(biāo)注冊申請人還可根據(jù)不同情況采取以下一種或多種輔助措施，以消除引證商標(biāo)所形成的在先權(quán)利障礙，達到獲得核準(zhǔn)注冊的最終目的。
       根據(jù)筆者的實務(wù)經(jīng)驗，商標(biāo)注冊申請人通常可以考慮采取以下輔助措施：
       （一）向商標(biāo)局提出撤銷連續(xù)三年不使用注冊商標(biāo)申請
       如果引證商標(biāo)已注冊且注冊已滿三年，商標(biāo)注冊申請人可在提出駁回復(fù)審申請的同時，嘗試就引證商標(biāo)向商標(biāo)局提出撤銷連續(xù)三年不使用注冊商標(biāo)申請。若引證商標(biāo)被成功撤銷，則申請商標(biāo)便可核準(zhǔn)注冊。
       如果引證商標(biāo)已注冊但注冊尚未滿三年，商標(biāo)注冊申請人應(yīng)持續(xù)監(jiān)控該引證商標(biāo)的法律狀態(tài)，待該引證商標(biāo)注冊滿三年后，及時向商標(biāo)局提出撤銷連續(xù)三年不使用注冊商標(biāo)申請。
       （二）向商標(biāo)評審委員會提出注冊商標(biāo)無效宣告申請
       如果引證商標(biāo)已注冊但注冊尚未滿三年，商標(biāo)注冊申請人可在提出駁回復(fù)審申請的同時，嘗試就引證商標(biāo)向商標(biāo)評審委員會提出注冊商標(biāo)無效宣告申請（如具備商標(biāo)法規(guī)定的特定情形）。若引證商標(biāo)被成功宣告無效，則申請商標(biāo)便可核準(zhǔn)注冊。
       （三）適時向商標(biāo)局提出商標(biāo)異議申請
       如果引證商標(biāo)尚未注冊，商標(biāo)注冊申請人可在提出駁回復(fù)審申請的同時，持續(xù)監(jiān)控引證商標(biāo)的法律狀態(tài)，并著手對該引證商標(biāo)提出異議申請（包括異議理由的組織及證據(jù)的收集）。一旦發(fā)現(xiàn)商標(biāo)局初步審定公告該引證商標(biāo)，便在三個月的公告期內(nèi)及時向商標(biāo)局提出異議申請。若異議最終成功，則申請商標(biāo)便可核準(zhǔn)注冊。
       （四）通過協(xié)商的方式獲得引證商標(biāo)的所有權(quán)或使用權(quán)
       在引證商標(biāo)不存在可撤銷或可宣告無效的情況下，或者商標(biāo)注冊申請人無法舉證證明引證商標(biāo)存在可撤銷或可宣告無效的情況下，商標(biāo)注冊申請人可與引證商標(biāo)注冊人進行協(xié)商，嘗試將引證商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至自己名下。如果引證商標(biāo)被轉(zhuǎn)讓至商標(biāo)注冊申請人的名下，則可以基于“同一主體的在先商標(biāo)不構(gòu)成對其在后近似商標(biāo)注冊的障礙”的原則消除該引證商標(biāo)所形成的在先權(quán)利障礙。
       如果轉(zhuǎn)讓不成，商標(biāo)注冊申請人也可退而求其次，考慮從引證商標(biāo)注冊人處獲得使用許可。若商標(biāo)注冊申請人與引證商標(biāo)注冊人就商標(biāo)使用許可成功達成一致，則商標(biāo)注冊申請人即便不享有引證商標(biāo)的所有權(quán)，其也可依據(jù)所達成的商標(biāo)使用許可合同，享有引證商標(biāo)的合法使用權(quán)。
       （五）通過協(xié)商的方式獲得引證商標(biāo)注冊人出具的《商標(biāo)注冊同意書》，或與引證商標(biāo)注冊人達成《商標(biāo)共存協(xié)議》
       《商標(biāo)注冊同意書》是指在先引證商標(biāo)注冊人向在后商標(biāo)注冊申請人單方出具的同意申請商標(biāo)注冊的意思表示?！渡虡?biāo)共存協(xié)議》是指在先引證商標(biāo)注冊人與在后商標(biāo)注冊申請人共同簽訂的關(guān)于同意申請商標(biāo)注冊的協(xié)議。作為共性，《商標(biāo)注冊同意書》和《商標(biāo)共存協(xié)議》均能反映在先引證商標(biāo)注冊人同意在后商標(biāo)注冊申請人注冊申請商標(biāo)的意思表示。
       在近些年的商標(biāo)駁回復(fù)審案件實務(wù)中，《商標(biāo)注冊同意書》和《商標(biāo)共存協(xié)議》已經(jīng)成為商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政機關(guān)與人民法院適用《商標(biāo)法》第30條（原第28條）審查判斷申請商標(biāo)可否獲準(zhǔn)注冊時的重要考量因素。
       因此，當(dāng)商標(biāo)局依據(jù)《商標(biāo)法》第30條的規(guī)定，以申請商標(biāo)同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似為由，駁回申請商標(biāo)的注冊時，商標(biāo)注冊申請人可以通過協(xié)商的方式，嘗試獲得引證商標(biāo)注冊人出具的《商標(biāo)注冊同意書》，或與引證商標(biāo)注冊人達成《商標(biāo)共存協(xié)議》。以下幾點值得特別注意：
       （1）《商標(biāo)注冊同意書》和/或《商標(biāo)共存協(xié)議》如果形成于中國大陸地區(qū)內(nèi)，則需要辦理公證手續(xù)；如果形成于中國大陸地區(qū)外，則需要辦理公證、認(rèn)證手續(xù)，并附上中文譯文。
       （2）如果申請商標(biāo)與引證商標(biāo)兩者所指定商品的類似程度、兩者商標(biāo)標(biāo)識的近似程度均較高，或者引證商標(biāo)的知名度較高，則商標(biāo)評審委員會通常較難依據(jù)《商標(biāo)注冊同意書》和/或《商標(biāo)共存協(xié)議》核準(zhǔn)申請商標(biāo)的注冊。此時，商標(biāo)注冊申請人需要考慮采取其他輔助措施。
       （六）就申請商標(biāo)中沖突部分以外的剩余部分向商標(biāo)局單獨提出注冊申請
       如果申請商標(biāo)由多個部分組合構(gòu)成（例如：由文字部分和圖形部分共同構(gòu)成），僅其中一部分存在與之相同或近似的在先引證商標(biāo)（例如：僅文字部分存在權(quán)利沖突），則商標(biāo)注冊申請人可以考慮就申請商標(biāo)中沖突部分以外的剩余部分（例如：圖形部分）向商標(biāo)局單獨提出注冊申請，以便就該剩余部分及時獲得保護。
       （七）就申請商標(biāo)向商標(biāo)局重新提出注冊申請
       在采取上述措施消除引證商標(biāo)所形成的在先權(quán)利障礙的同時，商標(biāo)注冊申請人應(yīng)當(dāng)盡快就申請商標(biāo)向商標(biāo)局重新提出注冊申請。
       在實務(wù)中，可能發(fā)生的一種特殊情況是：在商標(biāo)注冊申請人采取上述措施成功消除引證商標(biāo)所形成的在先權(quán)利障礙之前，商標(biāo)評審委員會就已做出了不利于商標(biāo)注冊申請人的駁回復(fù)審決定（即駁回申請商標(biāo)的注冊）。此時，如果沒有后續(xù)的行政訴訟以拖延申請商標(biāo)的“生命”的話，該申請商標(biāo)便正式“死亡”。在此情況下，即便引證商標(biāo)所形成的在先權(quán)利障礙最終被成功消除，商標(biāo)注冊申請人也會因為自己商標(biāo)申請的缺位而無法獲得真正的權(quán)利。同時，這也產(chǎn)生了一個商標(biāo)注冊申請人自己商標(biāo)申請缺位的權(quán)利真空期，極易形成他人插足的不利情形（即在該權(quán)利真空期間，他人在相同或類似商品上向商標(biāo)局申請注冊與商標(biāo)注冊申請人已“死亡”的申請商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)）。
       因此，就申請商標(biāo)向商標(biāo)局重新提出注冊申請，至少有以下兩方面的好處：
       （1）可以極大地縮短獲得權(quán)利的時間，一旦引證商標(biāo)所形成的在先權(quán)利障礙被成功消除，商標(biāo)注冊申請人重新提出的商標(biāo)注冊申請便可立刻獲得核準(zhǔn)。
       （2）可以避免在引證商標(biāo)所形成的在先權(quán)利障礙消除前，他人提出注冊申請，而在引證商標(biāo)所形成的在先權(quán)利障礙消除后，他人的該申請商標(biāo)優(yōu)先獲得注冊的不利情形發(fā)生。
       值得注意的是：如果在商標(biāo)局審查商標(biāo)注冊申請人的第二次商標(biāo)注冊申請時，在先權(quán)利障礙已經(jīng)消除，則商標(biāo)注冊申請人的第二次商標(biāo)注冊申請會被依法核準(zhǔn)。如果在商標(biāo)局審查商標(biāo)注冊申請人的第二次商標(biāo)注冊申請時，在先權(quán)利障礙尚未消除，則商標(biāo)注冊申請人的第二次商標(biāo)注冊申請仍會被駁回。此時，筆者建議商標(biāo)注冊申請人針對商標(biāo)局的駁回決定再次向商標(biāo)評審委員會提出駁回復(fù)審申請；如果在商標(biāo)評審委員會審查該駁回復(fù)審申請時，在先權(quán)利障礙已經(jīng)消除，則該駁回復(fù)審申請可獲成功，相應(yīng)地，商標(biāo)注冊申請人的第二次商標(biāo)注冊申請會被依法核準(zhǔn)。
       此外，在必要時，商標(biāo)注冊申請人可考慮第三次提出商標(biāo)注冊申請。原因在于：如果商標(biāo)評審委員會就第二次商標(biāo)注冊申請的駁回復(fù)審進行審理時，商標(biāo)局就引證商標(biāo)的連續(xù)三年不使用撤銷案尚未審結(jié)或該連續(xù)三年不使用撤銷案進入了復(fù)審階段，在此情況下，不管引證商標(biāo)最終是否被成功撤銷，第二次商標(biāo)注冊申請也已經(jīng)“死亡”，又將產(chǎn)生一個商標(biāo)注冊申請人自己商標(biāo)申請缺位的新的權(quán)利真空期。
       （八）適當(dāng)修改申請商標(biāo)，并就修改后的申請商標(biāo)向商標(biāo)局提出注冊申請
       商標(biāo)注冊申請人可通過在原申請商標(biāo)上增加文字，以使修改后的申請商標(biāo)整體與引證商標(biāo)相比具有區(qū)分性。例如：被商標(biāo)局駁回的原申請商標(biāo)為英文文字商標(biāo)“MELVIN”，商標(biāo)注冊申請人可以將申請商標(biāo)修改為“XXX MELVIN”的形式，以提高核準(zhǔn)注冊的可能性。修改時，一般需要遵循下述原則：
       （1）增加的文字“XXX”應(yīng)當(dāng)為英文，且其字體、文字大小和文字顏色應(yīng)與“MELVIN”保持一致；
       （2）增加的文字“XXX”與“MELVIN”應(yīng)當(dāng)形成一個有機整體，兩者之間不要設(shè)置諸如點、連字符、圖形等會將兩者分割成兩個獨立部分的任何元素；
       （3）增加的文字“XXX”應(yīng)與“MELVIN”的排列位置相同，不能分列在兩行或兩列而形成兩個獨立的部分；
       （4）增加的文字“XXX”本身需具有較強的顯著性，可以是商標(biāo)注冊申請人獨創(chuàng)的公司商號，而不能是形容詞、副詞、冠詞、數(shù)字、單個字母等顯著性較弱的文字，也不能是表示商標(biāo)所指定商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的顯著性較弱的文字。

 
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